La victoria de Jack Daniel en el Tribunal Superior deja la marca registrada 'Rogers Test' confusa

Jack Daniel's Properties Inc. convenció a la Corte Suprema de los EE. UU. de bloquear el camino a una prueba de marcas registradas en obras expresivas, incluso cuando los jueces se negaron a eliminar la prueba en sí.

Un tribunal unánime dijo que la prueba de Rogers no se aplica al uso sin licencia de una marca comercial para ayudar a identificar la fuente de un producto, al uso de "la marca comercial de otro como marca comercial". Pero el tribunal superior se negó a rechazar, o incluso opinar sobre, el estándar ampliamente adoptado, ya que rechazó el uso de la prueba por parte del Noveno Circuito para limpiar el juguete para perros Bad Spaniels de VIP Products LLC de infracción de marca registrada.

El resultado permitirá a los propietarios de marcas atacar con más confianza los productos que sienten que aprovechan el reconocimiento de sus marcas y frenar lo que algunos profesionales legales vieron como una extralimitación progresiva de Rogers. Eso obligará a VIP y a los fabricantes de productos comparables a litigar un análisis de probabilidad de confusión del consumidor tradicional y más riguroso en lugar de la prueba de Rogers más simple.

Pero, por ahora, el fallo mantiene la aplicación de la vía de escape de la demanda a las obras tradicionales en los circuitos que la han adoptado, permitiendo en general el uso artístico de las marcas dentro del arte, la música, los libros y las películas. Al no decidir si Rogers alguna vez podría ser apropiado y ofrecer poca orientación sobre lo que constituye el uso como marca registrada, los jueces dejaron abiertas preguntas importantes.

"El énfasis en el uso de marcas resucita algo que los tribunales de apelaciones han rechazado en su mayoría, por lo que generará muchas preguntas", dijo la profesora de propiedad intelectual Rebecca Tushnet de la Universidad de Harvard. "¿Cómo se sabe cuándo algo se está utilizando como marca registrada? ¿Y cómo se distingue eso de un uso confuso?"

Varios abogados señalaron la naturaleza explícitamente limitada de la opinión, que no pareció alterar ningún otro precedente del circuito. Pero algunos dijeron que los propietarios de marcas al menos saben que pueden llevar a los fabricantes de productos que falsifican sus marcas más allá de la prueba de Rogers y a un análisis de probabilidad de confusión, como ha sucedido en casos anteriores que involucran productos para perros falsificados de marcas humanas.

"Hay muchas empresas cuyo modelo comercial completo se basa en la creación de líneas de productos que se burlan de las marcas famosas. A raíz de esta decisión, esas empresas deberían reevaluar de inmediato sus líneas de productos", dijo la abogada de propiedad intelectual Nicole Haff de Michelman & Robinson LLP.

La prueba de Rogers se originó en la decisión del Segundo Circuito de 1989 en Rogers v. Grimaldi, donde el tribunal rechazó el derecho de publicidad de la actriz Ginger Rogers y las afirmaciones de falso respaldo de la Ley Lanham sobre el título de la película "Ginger and Fred". La prueba —el uso está permitido si tiene relevancia artística y no es explícitamente engañoso— se ha extendido a los casos de marcas registradas.

La prueba, que ha sido adoptada por varios circuitos sin ser rechazada explícitamente por ninguno, se ha vuelto controvertida entre los propietarios de marcas por esencialmente bendecir la confusión parodia-adyacente. La revocación del Noveno Circuito de un tribunal inferior en Bad Spaniels alarmó aún más a los propietarios de marcas que sintieron que la prueba se había extendido demasiado a los productos comerciales.

Si bien Jack Daniel's y el gobierno de los EE. UU. instaron a la corte a eliminar la prueba de Rogers por completo, otros, incluida la Asociación Internacional de Marcas Registradas, alentaron a la corte a limitarla a "obras tradicionales" y no a "productos comerciales". Algunos, incluido Tushnet, argumentaron que no existía tal distinción.

La Corte Suprema sí echó en cabina a Rogers, pero de otra manera. Sin tomar una posición sobre si la prueba debería usarse alguna vez, el tribunal dijo que ciertamente no se aplicaba a un presunto infractor que usaba marcas comerciales como o dentro de su propia marca comercial. VIP había utilizado la imagen comercial de Jack Daniel como la forma del juguete para perros y tenía elementos de él en su etiqueta colgante, un lugar frecuente para las marcas registradas.

La Corte Suprema rechazó la conclusión del Noveno Circuito de que debido a que VIP había expresado un mensaje humorístico, Rogers debería presentar una solicitud. La forma del juguete para masticar imitó la forma icónica de la botella de Jack Daniel y falsificó la etiqueta reemplazando "Old No. 7" con "Old No. 2" y "Tennessee Sour Mash" con "On Your Tennessee Carpet".

“Desde ese punto de vista, Rogers podría apoderarse de gran parte del mundo”, escribió la jueza Elena Kagan para la corte.

La opinión de Kagan describió por qué el uso de las marcas registradas de Jack Daniel por parte de los Bad Spaniels constituía un uso como marcas registradas, y también dijo que hasta este caso, la "prueba se ha aplicado solo a casos que involucran 'usos no registrados'". Pero dejó abiertas muchas preguntas. en cuanto a si un uso está sirviendo como un identificador de fuente.

El abogado de marcas registradas Eric Perrott de Gerben Perrott PLLC dijo que los tribunales ahora van a discutir sobre "cuándo es algo pegado en la parte delantera de una camiseta o en la parte delantera del juguete para perros, y cuándo es una marca registrada".

La imagen comercial, como las formas de las botellas como las de Jack Daniel's, será "parte del próximo campo de batalla", dijo. Lo "siguiente que la gente intentará desempacar aquí" es cuando alguien que usa elementos de imagen comercial está "tratando de adaptarlo" como su propio identificador de fuente, o simplemente usándolo de una manera que no identifica la fuente, dijo.

La profesora de derecho de propiedad intelectual Alexandra J. Roberts de la Universidad Northeastern estuvo de acuerdo.

"Algo que podemos sacar de esto es la importancia de esta pregunta", dijo Roberts. "¿Cómo están usando lo que se les acusa de usar? ¿Lo están usando como marca registrada o no como marca registrada?Debido a que el tribunal es muy claro aquí, si lo está utilizando como marca registrada, entonces no puede beneficiarse de la prueba de Rogers".

La profesora de propiedad intelectual Lisa Ramsey de la Universidad de San Diego dijo que Rogers aún podría aplicar a un producto como un juguete o una camisa de VIP, siempre que el parodista no reclame los derechos de marca registrada o use la parodia como identificador de fuente.

El tribunal superior señaló que en casos anteriores que involucraban una supuesta parodia, los tribunales inferiores se negaron a aplicar a Rogers. Señaló otras dos disputas de juegos de palabras: un caso del Cuarto Circuito que involucra un juguete masticable para perros Chewy Vuiton y un caso en la corte de distrito de Nueva York que involucra el perfume para mascotas Timmy Holedigger. Ninguno de los dos aplicó Rogers, pero ambos fallaron a favor de los acusados ​​tras no encontrar riesgo de confusión.

"Si vas a publicar un producto y obtener una marca registrada y decir: 'Este es mi identificador de fuente', tendrás que demostrar que tu parodia es lo suficientemente fuerte como para que la gente no se confunda". dijo el profesor de propiedad intelectual Deven Desai de la Universidad Tecnológica de Georgia.

Sin embargo, dijo Tushnet, es "demasiado pronto para saber" si el fallo repercutirá en el ámbito más amplio de las decisiones de infracción de marcas registradas y cómo lo hará.

Kagan escribió explícitamente que la "opinión es limitada". Esa naturaleza limitada, combinada con su afirmación de que ningún tribunal había cometido previamente el error que estaba revirtiendo, puede mitigar el impacto de la decisión, dijeron algunos. Roberts dijo que cada circuito probablemente "continuará haciendo lo que ha estado haciendo".

"Hubo mucha especulación sobre lo que esto podría significar para el futuro de los usos de la parodia, las obras expresivas y las diferentes pruebas aplicadas y cómo se ponderará la primera enmienda", dijo Roberts. "Y realmente no obtenemos nada de eso, por lo que no sacude mucho el barco".

Todavía es difícil presentar un caso contra una parte con una defensa de parodia, pero esto "cambia la ecuación" por lo que "al menos ahora tiene una oportunidad", dijo el abogado de propiedad intelectual de Neal, Gerber & Eisenberg LLP, Michael Kelber.

Tushnet esperaba que los tribunales tomaran nota de la coincidencia de la jueza Sonia Sotomayor, junto con el juez Samuel Alito. Hizo hincapié en que las encuestas de consumidores podrían no ser confiables en casos de parodia, ya que pueden activar las opiniones legales de los consumidores legos. Tushnet dijo que este tipo de encuestas a menudo pueden ser inútiles porque son "manipulables" y, a menudo, responden a la pregunta incorrecta.

Es probable que se siga invocando a Rogers en el futuro porque "los propietarios de marcas registradas seguirán intentando demandar a las personas por decir cosas sobre ellos", dijo.

"Esperaba un resultado diferente", dijo Tushnet, "pero el tribunal al menos enfatizó que estaba tratando de tomar una decisión limitada y no deshacerse por completo de Rogers v. Grimaldi".

El caso es Jack Daniel's Props. Inc. v. VIP Products LLC, EE. UU., No. 22-148, decidido el 8/6/23.

— Con la ayuda de Isaiah Poritz.

Para contactar a los reporteros de esta historia: Kyle Jahner en Washington en [email protected]; Riddhi Setty en Washington en [email protected]

Para contactar a los editores responsables de esta historia: James Arkin en [email protected]; Adam M. Taylor en [email protected]; Jay-Anne B. Casuga en [email protected]

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